東京高等裁判所 昭和５９年（行ケ）２４１号 判決
被告
特許庁長官
主文
特許庁が昭和56年審判第5457号事件について、昭和59年6月21日にした審決を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1 原告
主文同旨の判決
2 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第2請求の原因
1 特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「流体分離システム」（後に「血液を遠心分離するための器具」と訂正）とする発明（以下「本願発明」という。）につき1972年12月11日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して昭和48年12月6日特許出願をしたが昭和55年11月13日拒絶査定を受けたので、昭和56年3月23日審判を請求した。特許庁はこれを同年審判第5457号事件として審理し、昭和57年5月25日出願公告をしたが、異議申立があり、昭和59年6月21日「本件審判の請求は成り立たない。」（出訴期間3か月附加）との審決をし、その謄本は同年7月4日原告に送達された。
2 本願発明の特許請求の範囲
容器内に収集された血液を少なくとも2つの比重の異なる流体相に遠心分離するための器具にして、前記容器は遠心分離機にかけることができ、該容器は該中に血液を導入するために注射針を刺すことができる栓により閉鎖され、該容器内に予め決定された量の実質的に疎水性かつ揺変性のゲル状物質が入れられ、該ゲル状物質は血液に対し実質的に不活性で、かつ分離される二相の比重の中間の値を有し、該器具が遠心分離機にかけられている時は該ゲル状物質は流動性を有し前記の二相の境に横断しかつ連続的な半固体の壁を作るために前記二相の境に向つて流動することを特徴とする、少なくとも二つの比重の異なる流体相に、血液を遠心分離するための器具。
（別紙図面参照）
3 審決の理由の要点
1 本願発明の要旨は前項のとおりである。
2 これに対し、米国特許第3508653号明細書（1970年4月28日発行、以下「第1引用例」という。）には、内部を閉鎖する弾性ストツパーが頂部に設けられていて、内部に弾性体ピストンを有し、かつ内部が無菌にして真空状態に保持された管体が記載されていて、該管体に血液を導入するについて、注射針の一端を採血者にさし、他端を前記ストツパーに押しさして前記管体の内部に連通せしめ、血液を前記管体に採取した後、この血液入り管体を遠心分離処理をかけると前記ピストンは血液の動きに相応して動き、最終的に該ピストンは血液の重量成分（血液又は血漿）相と血液の軽量成分（血液細胞）相の境界に位置するところとなつて両相を分離することが記載されている。
3 本願発明と第1引用例のものとの対比
両者は、次の点で相違するほかその他の点で軌を一にする。
「血液を重量成分相と軽量成分相とに遠心分離する器具において、器具中にあつて2つの相を分離する手段が、本願発明においては実質的に疎水性かつ揺変性のゲル状物質であるのに対し、第1引用例のものにあつては弾性体ピストンである点」
4 前記相違点について
(1) 刊行物「Cancer」第12巻（1959年5―6月American Cancer Society Inc.発行第590以下「第2引用例」という。）には、「現在入手できるデータによると赤血球の特性比重は1.092～1.097である。赤血球は概して1.065の特性比重を有し、ガン細胞は約1.056の特性比重を有する。配合したシリコンを使用したところ、白血球分画のうち、多形核中性好性白血球は、1.075以上の特性比重を有し、リンパ球のそれは、これより小であることがわかった。従つて特性比重が1.075である液体（この場合シリコン）に血液を積層し、遠心処理すると、特性比重が1.075より小であるガン細胞とリンパ球は前記シリコン層表面に位置することになる。特性比重が1.075より大である赤血球と多形核中性好性白血球は前記シリコン層の下に集る。」と記載され（590頁右欄）、そして、シリコンを特定の特性比重の液体（fluids）にするに当つて複数の適宜種類のシリコン製品を混配合することが記載されている。
この記載からするに、血液の構成分を分別するに当つて、特定の特性比重を有するシリコン液体を調整し、該シリコン流体に血液を加えてその混合物を遠心処理し、それにより、該シリコン流体に対して、特性比重の大きい血液成分は下層に、特定比重の小さい血液成分は上層にそれぞれ位置し、そして前記シリコン流体は両者を分隔して中間層を形成して位置するところとなることが本願の優先権主張日前既に公知であつたということができる。
(2) ところで、本願発明において使用する実質的に疎水性かつ揺変性のゲル状物質なるものは、本願明細書の記載に徴するに、シリコン流体と二酸化シリコン粉末との混合物を包含していて、該混合物は、シリコン流体を主成分とし、二酸化シリコンを少量副成分としており、後者の成分により所望の特性比重に調節されたものであり、そして血液を加えて遠心処理した場合、該混合物に対して、特性比重の大きい血液成分は下層に、特性比重の小さい血液成分は上層にそれぞれ位置し、該混合物は両者の中間に来て両者を分離する中間層を形成するものであることが理解される。
(3) そうすると、第2引用例におけるシリコン流体と本願発明におけるゲル状物質とは、機能、性状において客観的に区別することができないものにほかならず、ただ構成分について本願発明のものは二酸化シリコンを含有する点で第2引用例のものと異なりはするが、この相違点からは本願発明が第2引用例のものに比べて格別に優れた効果を奏するものとは認められない。
(4) してみると、本願発明と第1引用例のものとの前記相違点は、第1引用例の弾性ピストンを第2引用例のシリコン流体で置き変えた程度の事であり、この程度のことは、当業者であれば容易に実施することができる範囲のものと認められる。
5 よつて、本願発明は、第1、第2引用例から、当業者が容易に想到することができたものとして特許法29条2項により特許することができない。
4 審決の取消事由
審決の理由の要点1ないし3及び4の(1)、(2)は認めるが、4の(3)、(4)の認定判断を争う。
審決は、(1) 本願発明のゲル状物質と第2引用例のシリコン流体との顕著な差異を看過し（取消事由1）、また(2) 本願発明が、第2引用例のものでは奏しえない格別な作用効果があるのにこれを看過した（取消事由2）結果本願発明は第1引用例の弾性ピストンを第2引用例のシリコン流体に置き換えた程度のものであるとして、その進歩性を否定したものであるから、違法として取消されるべきである。
1 取消事由1
(1) 本願発明は血液を少なくとも2つの相に遠心分離する器具に係るものであるが、これを更に詳しく述べると、遠心分離可能な容器の開口部に注射針を刺しうる蓋を付し、かつ内部を真空とした容器内に血液を収集し、該容器内に予定量を入れておいた血液に不活性で、分離される2液の中間の比重を有するゲル状物質と共に遠心力によつて血液の分離を行う器具に関するものである。ここに「ゲル状物質」とは、遠心分離中は、流体として作用し比重の異なる物質を通過させるけれど、遠心分離を停止したときはゲル状に固化し、半剛的なシール部材としての機能を有するものである。この点について本願明細書では、『該ゲル状物質はチクソトロビツク（THIX-OTROPIC以下「揺変性」と記す）でかつハイドロホービツク（HYDROPHOBIC以下「疎水性」と記す）な性質を有し、遠心分離時に流動性を有し、前記分離される2液の境界面に移動し、遠心力の停止に伴い再び半固体状（以下「半剛的」とも記す）の丈夫な境壁を作るものである。』（本願公報2欄13行ないし20行）と記載されている。
このように、本願発明におけるゲル状物質は、（ア）これによる境壁が疎水性を有することから血液を吸収することがなく、血液の精確な分離を行うことができ、（イ） その後の取扱いにおいても、特別強い力を加えない限り境壁が破壊されることなく維持されるなどの機能、性状を有するものである。
(2) 一方第2引用例に記載の技術は、ガン細胞を血液中から分離する方法に係るものであり、これを遠心分離するために特性比重を1.075とするシリコン流体を中間層として用いるものである。しかし右シリコン流体は、遠心分離を行うと望みの二相間に障壁を形成するのであるが、元来流体であつて本願発明のゲル状物質のように揺変性を有するものではないから、その障壁は単なる流体障壁にすぎず、従つて後述のとおり望みの相についてデカンテーシヨン（容器を傾けて溶液の上澄みを静かに流し去ること）を行うことができず、また衝撃を加えることが許されないので輸送もできない。
(3) 以上のとおり、本願発明のゲル状物質と第2引用例のシリコン流体とはその機能、性状において極めて顕著な差異があるのにかかわらず、審決は本願発明のゲル状物質の揺変性について何らの判断をも示すことなく、両者は機能、性状において異なるところがないとしたのは明らかに誤つている。
2 取消事由2
本願発明は、第2引用例のものにはみられない格別の作用効果を有するのに審決はこの点を看過したものである。
(1) 第2引用例のシリコン流体は遠心分離には適しているが、デカンテーシヨンを完全に行うことができないものである。本願明細書にも記載のとおり、第2引用例の流体障壁は、流体にすぎないので、望みの相をデカンテーシヨンによつて取り出すことができず、たとえばピペツトで取り出すことができても、取り出した相のシリコンによつて汚染されてしまうのである。
これに対し、本願発明のゲル状物質は前述のとおりその揺変性という特性により、「シール部材48の形状をしたゲル状材料30は実質的に剛的であり、管内面とのシール関係を壊すことなしに管あるいは容器12から軽い方の相流体を静かに流し出すことができる。」（本願公報14欄6行ないし9行）のである。
(2) 第2引用例のシリコン流体は、常に流体状であるがために、この流体障壁にはいかなる衝撃を加えることも許されず、従つて輸送することもできない。
これに対し本願発明のゲル状物質は前述の特性により、「分離されたサンプルはその次には震動させてもかまわず、移送（例えば遠方の研究所への）に対して充分使用可能である。」（同公報14欄9行ないし12行）
(3) 被告は、「揺変性」は周知の事項であり、右の効果は揺変性のゲル状物質を使用すれば、当然に予測される効果に過ぎない、と主張する。
しかし、乙第1号証の1ないし3から「揺変性」が周知の事項であつたとはいえないし、また仮に揺変性自体は周知の事項であつたとしても、本願発明のゲル状物質は、単に揺変性だけでなく、「疎水性」、「血液に対する不活性」、「分離される二相の比重の中間の値」を有することなど諸条件を充たすものでなければならないのであり、このような諸条件を備えたゲル状物質によつてはじめて前述の効果を奏するのであるところ、このような物質が周知でなかつたことは明らかである。従つて、「揺変性」が周知の事項であつたとしても、本願発明の前記作用効果が予測できるものであつたということはできない。
第3請求の原因に対する被告の認否及び主張
1 請求の原因1ないし3の事実は認める。4の主張は争う。
2 原告主張の審決取消事由は失当であり、審決には所論の誤りはない。
1 取消事由1について
審決は、本願発明のゲル状物質は本願明細書に記載のとおりシリコン流体と二酸化シリコン粉末との混合物であると認定し、また右明細書には、器具が遠心分離機にかけられている時は、ゲル状物質は流動性を有する旨記載されているところから、「血液を加えて遠心処理した場合、……該混合物は中間に来て両者を分離する中間層を形成する」と認定した。そして右の場合ゲル状物質は第2引用例のシリコン流体と同じ状態になつていることから、審決は「シリコン流体と本願発明におけるゲル状物質とは、機能、性状において客観的に区別することができない」と判断したものである。
このように、審決は本願発明のゲル状物質の揺変性についても判断を加えているのであり、これについて何らの判断を示していないとの原告の主張は当らず、また右判断には誤りがない。
2 取消事由2について
「揺変性」が「単にかきまぜたり振りまぜたりすることによつてゲルが流動性のゾルに変わり、これを放置しておくとふたたびゲルに戻る性質」であることは、乙第1号証の1ないし3にみられるように本願発明の出願前周知の事項である。
従つて、本願発明において揺変性のゲル状物質を使用すれば、遠心分離時には流動性になり、遠心分離後放置することによりゲルになることは当然であるから、原告の主張する(1)のデカンテーシヨン及び(2)の輸送の点は、いずれも当然に予測できる効果に過ぎない。そこで審決は、本願発明は第2引用例のものに比べて格別に優れた効果を奏するところがないとしたのであつて、この判断に誤りはない。
第4証拠関係
本件記録中の書証目録の記載を引用する。
理由
1 請求の原因1なしい3の事実は当事者間に争いがない。
2 そこで審決の取消事由について検討する。
1 取消事由1について
(1) 第2引用例記載の技術内容に関する審決の理由の要点4(1)の認定事実は当事者間に争いがないところ、成立に争いのない甲第2号証によれば、本願発明の明細書の発明の詳細な説明の項には第2引用例につき、「血液サンプルに対してシリコン流体を用いること（分離しようとする二相の比重の中間比重値を有するように混合される）を基礎的に記載しており、該シリコン流体は遠心分離を行なうと望みの二相間に流体障壁を形成する。しかしながら、該障壁は単なる流体障壁にすぎないので、望みの相をデカンテーシヨンによつて取出すことができず、たとえ、ピペツトで取出すことができても取出した相のシリコンによる汚染という問題が生じ得る。さらに、これらの流体障壁はその後いかなる衝撃を加えることも許されなければ、また輸送することもできない。」（6欄31行ないし43行）との記載があること及びこの欠点をなくすことが本願発明の課題であることが認められる。
一方、当事者間に争いのない本願発明の特許請求の範囲には、「容器内に予め決定された量の実質的に疎水性かつ揺動性のゲル状物質が入れられ、該ゲル状物質は血液に対し実質的に不活性で、かつ分離される二相の比重の中間の値を有し、該器具が遠心分離機にかけられている時は該ゲル状物質は流動性を有し前記の二相の境に横断しかつ連続的な半固体の壁を作るため前記二相の境に向つて流動することを特徴とする」と記載され、前掲甲第2号証（本願発明の特許公報）によると、本願発明の明細書の発明の詳細な説明の項には、ゲル状物質について、「該ゲル状物質はチクソトロピツク（THIXOTROPIC、以下「揺変性」と記す。）でかつハイドロホービツク（HYDROPHOBIC、以下「疎水性」と記す。）な性質を有し、遠心分離時に流動性を有し、前記分離される2液の境界面に移動し、遠心力の停止に伴い再び半固体状（以下「半剛的」とも記す。）の丈夫な境壁を作るものである。この境壁……は疎水性の性質を有するので血液を吸収しないため精確な分離が行われ、かつその後の取扱いも特別強い力を加えない限り、境壁は破壊されることはなく該境壁は維持されるため、取扱いは容易で郵送等も可能である。」（2欄13行ないし25行）と記載されていることが認められるので、本願発明は前記特許請求の範囲記載の構成により前記課題を解決しようとしたものであることが明らかである。そして、成立に争いのない乙第1号証の1ないし3（岩波書店1971年第3版発行、理化学辞典）によると、「揺変性（チキソトロピー）」とは、単にかきまぜたり振りまぜたりすることによつてゲルが流動性のゾルに変わり、これを放置しておくと再びゲルにもどる性質である、とされていることが認められる。
(2) そうであるとすると、本願発明のゲル状物質は遠心分離を行つている時点においては液体の性状を有しているが、その後遠心力が停止したときには半固体状ないし半剛的に固化するので、血液層との境界部に丈夫な境壁を形成し、また疎水性を有することから血液を吸収しないなどの機能、性状を有するのに対し、第2引用例のシリコン流体は前認定の本願明細書の記載（6欄31行ないし43行）と成立に争いのない甲第4号証（第2引用例）によれば、遠心分離後においても依然液体の性状を呈していると認められるので、右のような機能、性状を有しないことが明らかである。
そうすると、審決がこのような点を考慮にいれないで、第2引用例におけるシリコン流体と本願発明におけるゲル状物質とは、機能、性状において客観的に区別することができない、とした判断は誤つているというほかはない。
2 取消事由2について
(1) 前掲甲第2号証によると、本願明細書の発明の詳細な説明の項には、デカンテーシヨン及び輸送の点に関して、「シール部材48の形状をしたゲル状材料30は実質的に剛的であり、管内面とのシール関係を壊すことなしに管あるいは容器12から軽い方の相流体を静かに流し出すことができる。さらに、分離されたサンプルはその次には震動させてもかまわず、移送（例えば遠方の研究所への）に対して充分使用可能である。」（14欄6行ないし12行、別紙図面参照）と記載されていることが認められる。この記載と前認定の記載（2欄13行ないし25行）によると、右ゲル状物質は、遠心分離後管（容器）内で血液層と丈夫でかつ疎水性を有する境壁を形成するので、管（容器）から軽い方の流体を静かに流し出してゲル状物質と分離することができ、また遠心分離後は震動にも耐え例えば他所へ輸送することも可能であることが認められる。
これに対し、第2引用例のシリコン流体は、前認定のとおり、遠心分離後も依然液体の性状を呈しているので、右のような分離を的確に行うことができず、また震動を伴う他所への輸送は困難であると認められる。
(2) そうすると、本願発明のゲル状物質がもたらす右の効果は、第2引用例にはみられない本願発明に特有な効果というべきである。従つて、審決が右ゲル状物質について第2引用例のものに比べて格別に優れた効果を奏するものとは認められない、とした判断も誤つている。
(3) 被告は、「揺変性」は周知の事項であり、右の効果は揺変性のゲル状物質を使用すれば当然に予測できる効果に過ぎない旨主張する。
前掲乙第1号証の1ないし3によると前述の意義の「揺変性」及び揺変性物質として酸化鉄、酸化アルミニウムなどのゾルに適量の塩化ナトリウムを加えたものなどが存在することは本願優先権主張日前に周知であつたと認められる。しかしながら、本願発明のゲル状物質は、単に揺変性を有すれば足りるものではなく、疎水性があり、また血液に対して実質的に不活性のものでかつ、分離される二相の比重の中間の値を有するなどの諸条件を充足するものでなければならないことは、前掲特許請求の範囲から明らかであり、前記の効果がこのような条件を満たして初めて奏せられるものであることは前記21(1)で認定したところに照らし明らかである。しかるに、このような揺変性物質が周知であつたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると、揺変性ないし揺変性物質が周知であつたからといつて、右効果は当然に予測できる程度のものであつたとする被告の右主張は採用できない。
3 以上のとおり審決には原告の主張する誤りがあり、審決はその結果本願発明の進歩性を否定したものであるから、取消を免れない。
3 よつて原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第7条、民事訴訟法第89条を適用して主文のとおり判決する。
（瀧川叡一 牧野利秋 清野寛甫）
〈以下省略〉